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| 제목 : 특허청에서 거절통지서를 받은 경우에는 어떻게 대응하나요? / 특허
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특허청에 출원을 하면 특허청의 심사관이 심사를 하여 그 결과를 본인에게 통지하도록 법에 규정되어 있습니다. 출원명세서 등을 본인이 직접 작성하여 특허청에 제출(출원)하고 나면 특허청의 심사관 명의로 거절통지서(의견제출통지서)를 받는 경우가 있습니다.
이러한 경우, 법에 대한 지식이 없는 경우에는 어떻게 대응을 하여야 할지 난감한 경우가 많습니다. 이럴때는 어떻게 대응하는 것이 좋은지에 대해 설명드립니다.
의견제출통지서라는 것은 심사관이 발명의 내용을 검토한 결과 이에 대해 출원인이 의견을 제출할 수 있는 기회를 부여하게 되는 데 이때 제출하는 서류가 의견서 및/또는 보정서입니다.
의견제출통지서를 받은 경우에는 심사관이 지정한 날짜까지 의견서를 반드시 제출하여야 합니다. 만일 의견서를 제출하지 않으면 권리를 받을 수 없게 됩니다.
특허청의 심사관이 의견제출통지서를 발송하는 경우에는 반드시 그 발명의 기술적인 내용이든지 형식적인 절차상에 하자가 발견된 것을 의미하기 때문에 의견서 및/또는 보정서를 제출하지 않으면 등록을 받을 수 없도록 법에서 규정하고 있는 것입니다.
대개의 경우, 의견제출통지서에서 심사관이 지적하는 사항은 이른바, 기재불비 라는 이유이거나, 아니면 신규성 또는 진보성 결여라는 이유로 인해 거절되는 경우가 많습니다.
1)기재불비 라는 이유에 대응하는 요령
기재불비 라는 말의 의미는 특허명세서, 도면, 특허청구의 범위가 법에서 규정한 대로 작성되지 않았다는 것입니다.
따라서, 기재불비로 지적된 경우에는 항상 심사관이 어떤 사항에 대해서 기재가 충분치 않았다는 것인지를 예로 들어 적시해 놓고 있습니다.
그러므로, 심사관의 지적사항에 대해서 명세서나 도면 등을 어떻게 보정하였다는 의견서를 제출해야 하고, 아울러, 보정을 하는 경우에는 반드시 보정서를 의견서와 함께제출해야만 합니다.
2)신규성 상실이라는 이유에 대응하는 요령
신규성 상실이라함은 본인이 한 출원 이전에 누군가가 먼저 그 기술에 대해서 출원을 한 경우에 지적되는 사례입니다. 신규성 상실은 제품전체에 대해서 지적하는 경우가 있고 구성의 일부분에 대해서만 지적되는 경우가 있습니다. 전체가 지적되는 것 보다는 일부만 지적되는 것이 심사관의 지적사항을 극복하기가 훨씬 유리하다고 볼 수 있습니다.
특허청 심사관이 신규성 상실을 이유로 거절을 할 때는 반드시 누가 먼저 어떤 내용으로 출원을 했는지 그 증거를 제시하도록 되어있습니다. 따라서, 제시된 그 증거물의 내용을 잘 읽어본 다음 본인의 특허출원과 무엇이 같고, 무엇이 상이한지를 꼼꼼하게 따져 볼 필요가 있습니다.
동일한 점에 대해서는, 본인이 한 출원의 특허청구범위에서 권리범위를 감축하는 보정을 해야 하고, 상이한 부분에 대해서는 의견서에서 심사관을 상대로 상이한 점에 대해 낱낱이 설명을 해주어 심사관이 잘못 판단한 내용을 지적해 주어야 합니다.
그리하여, 심사관이 자기 잘못을 인정하고 등록을 해주도록 해야 합니다.
3)진보성 결여라는 이유에 대응하는 요령
진보성 결여의 경우에도 신규성 상실의 경우에서와 마찬가지로 심사관은 반드시 증거자료를 첨부하도록 되어 있습니다.
진보성 결여라는 말의 의미는 기존의 기술에 비하여 특허를 받을 만한 기술적 진보가 없다는 의미인 것입니다.
그러나, 진보성의 정도에 대해서는 일률적으로 정해진 것이 아니고 심사관의 판단에 의거하는 것이기 때문에 심사관의 판단기준이 너무 높으면 특허받을 수 있는 기술이 현저히 줄어들 것입니다.
따라서, 증거자료로 제시된 것과 본인의 출원내용을 소상히 비교 분석하여 기존의 기술과 비교하여 볼 때, 상이한 점이 있는 지를 중점적으로 살펴보고, 상이한 점이 있다면 출원된 기술을 누구나 발명할 수 없는 것이라고 의견서에서 강력히주장해야 합니다. |
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